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安徽省著名商標(biāo)認(rèn)定工作細(xì)則
第一章 總 則
第一條 為推進(jìn)商標(biāo)戰(zhàn)略的實(shí)施,規(guī)范我省著名商標(biāo)的認(rèn)定工作,促進(jìn)著名商標(biāo)認(rèn)定工作進(jìn)一步法治化、制度化、規(guī)范化、程序化,切實(shí)維護(hù)商標(biāo)權(quán)人的合法權(quán)益,健全知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系,優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國商標(biāo)法》、《中華人民共和國商標(biāo)法實(shí)施條例》和《安徽省著名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)條例》(以下簡稱《條例》),制定本細(xì)則。
第二條 本細(xì)則中的著名商標(biāo)認(rèn)定是指省人民政府工商行政管理部門根據(jù)《商標(biāo)法》、《商標(biāo)法實(shí)施條例》、《條例》以及《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)省工商行政管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(皖政辦〔20xx〕77號)的有關(guān)規(guī)定認(rèn)定著名商標(biāo)。
第三條 著名商標(biāo)認(rèn)定工作的目的是加大商標(biāo)權(quán)保護(hù)力度,引導(dǎo)企業(yè)實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略,使用自主商標(biāo),豐富商標(biāo)內(nèi)涵,重視商標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新和保護(hù),提高商標(biāo)知名度,形成一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和知名品牌、國內(nèi)國際競爭力較強(qiáng)的優(yōu)勢企業(yè),促進(jìn)企業(yè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推動(dòng)創(chuàng)新型安徽建設(shè)。
第四條 省工商行政管理局(以下簡稱省工商局)應(yīng)嚴(yán)格、準(zhǔn)確、依法開展著名商標(biāo)認(rèn)定工作,正確引導(dǎo)輿論宣傳,促進(jìn)著名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)制度的健康發(fā)展,支持幫助企業(yè)合理實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略。
省工商局應(yīng)指導(dǎo)各市、縣(區(qū))級工商行政管理部門在著名商標(biāo)認(rèn)定申請受理和初審工作中嚴(yán)格把關(guān),確保申請材料內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確。
第五條 省工商局商標(biāo)局(以下簡稱商標(biāo)局)依本細(xì)則進(jìn)行著名商標(biāo)認(rèn)定中的復(fù)審和審查工作;著名商標(biāo)評審委員會(huì)依本細(xì)則進(jìn)行著名商標(biāo)認(rèn)定中的評審和審定工作;省工商局局長辦公會(huì)對著名商標(biāo)評審委員會(huì)擬認(rèn)定的著名商標(biāo)予以核審。
第六條 商標(biāo)局根據(jù)著名商標(biāo)所指的類別和特性,從著名商標(biāo)評審專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家,組成著名商標(biāo)評審委員會(huì),其成員包括各行業(yè)協(xié)會(huì)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)組織以及相關(guān)監(jiān)管部門的專家和有關(guān)人員。
第二章 著名商標(biāo)認(rèn)定申請的受理、初審、復(fù)審和審查
第一節(jié) 申請著名商標(biāo)應(yīng)具備的條件和材料
第七條 申請著名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《條例》第七條的規(guī)定,具備下列條件:
(一)申請人為住所地在本省行政區(qū)域內(nèi)的商標(biāo)注冊人;
(二)該商標(biāo)自核準(zhǔn)注冊之日起,連續(xù)使用3年以上且商標(biāo)權(quán)屬無爭議;
(三)申請人有完善的商標(biāo)使用管理和保護(hù)制度;
(四)使用該商標(biāo)的商品近3年的銷售額、納稅額和市場占有率等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在省內(nèi)或者同行業(yè)位居前列;
(五)使用該商標(biāo)的商品在省內(nèi)或者省外同類商標(biāo)中質(zhì)量和售后服務(wù)優(yōu)良,并在相關(guān)公眾中具有較高知名度和良好的市場信譽(yù);
(六)使用該商標(biāo)的商品近3年沒有發(fā)生質(zhì)量安全事故。
第八條 申請著名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《條例》第八條的規(guī)定,商標(biāo)注冊人將下列申請材料報(bào)所在地縣(區(qū))級工商行政管理部門受理:
(一)著名商標(biāo)認(rèn)定申請表;
(二)申請人主體資格證件及其復(fù)印件;
(三)商標(biāo)注冊證及其變更、續(xù)展、轉(zhuǎn)讓證明的復(fù)印件;
(四)商標(biāo)使用管理和保護(hù)制度的書面材料;
(五)自申請之日起前3年,使用該商標(biāo)的商品銷售額、納稅額和市場占有率等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在省內(nèi)或者省外同行業(yè)排序的材料或者能夠證明該商標(biāo)著名的其它材料;
(六)自申請之日起前3年,使用該商標(biāo)的商品廣告宣傳材料;
(七)有關(guān)部門或者組織出具的使用該商標(biāo)的商品質(zhì)量和售后服務(wù)質(zhì)量證明材料。
第九條 申請人是否選擇中介機(jī)構(gòu)申請材料不作為著名商標(biāo)認(rèn)定的必要條件;市、縣(區(qū))級工商行政管理部門應(yīng)積極幫扶、指導(dǎo)申請人做好著名商標(biāo)的申報(bào)工作。
第二節(jié) 受理、初審、復(fù)審和審查
第十條 縣(區(qū))級工商行政管理部門根據(jù)《安徽省著名商標(biāo)初審工作程序》和本細(xì)則進(jìn)行著名商標(biāo)認(rèn)定申請材料的受理工作。
第十一條 市級工商行政管理部門根據(jù)《條例》、《安徽省著名商標(biāo)初審工作程序》和本細(xì)則進(jìn)行著名商標(biāo)認(rèn)定申請材料的初審工作。
第十二條 申請人對市級工商行政管理部門的初審意見和公示內(nèi)容有異議的,可按《條例》第九條第二款規(guī)定,向省工商局提出復(fù)審申請。復(fù)審申請必須書面提出,說明理由,并提供相關(guān)證據(jù)材料。
第十三條 對經(jīng)市級工商行政管理部門根據(jù)《安徽省著名商標(biāo)初審工作程序》上報(bào)的著名商標(biāo)認(rèn)定申請的案件材料及證明商標(biāo)著名的證據(jù)材料,以及申請人提供的相關(guān)復(fù)審材料,商標(biāo)局實(shí)行收文和辦文分開制度,建立登記簿登記。登記事項(xiàng)包括:商標(biāo)、商標(biāo)注冊人、請求認(rèn)定使用的商品或者服務(wù)項(xiàng)目、來文日期、簽收日期、材料名稱、份數(shù)等內(nèi)容。
對在著名商標(biāo)認(rèn)定申請中,申請人提交補(bǔ)充證據(jù)材料的,商標(biāo)局在相關(guān)申請?zhí)峤恢虡?biāo)評審委員會(huì)評審會(huì)議之前可將補(bǔ)充材料內(nèi)容納入申請材料予以整理。
第十四條 商標(biāo)局可以就涉及擬申請著名商標(biāo)的公眾知曉程度和相關(guān)技術(shù)性等問題征求有關(guān)處室或有關(guān)部門的意見。
商標(biāo)局認(rèn)為確有必要時(shí),可以向市、縣(區(qū))工商行政管理部門了解有關(guān)情況,也可根據(jù)情況對相關(guān)企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察。
第十五條 對于著名商標(biāo)認(rèn)定申請,由商標(biāo)局局長主持召開商標(biāo)局局務(wù)會(huì)討論并提出初步意見。局務(wù)會(huì)的參加人員不得少于全局人員的三分之二。會(huì)議應(yīng)做記錄。
第十六條 經(jīng)商標(biāo)局局務(wù)會(huì)討論,形成符合著名商標(biāo)條件或不符合著名商標(biāo)條件的初步意見,報(bào)省工商局分管副局長。經(jīng)分管副局長審核后在本省公開發(fā)行的報(bào)刊及省工商局門戶網(wǎng)站審查公示,公示期為20日。
公示期內(nèi),對擬認(rèn)定為安徽省著名商標(biāo)有異議的,由商標(biāo)局對異議人提出的異議理由進(jìn)行調(diào)查審理,異議成立的駁回認(rèn)定申請;異議不成立或者公示期內(nèi)無異議的,提交著名商標(biāo)評審委員會(huì)評審。
第三章 評審、審定與核審
第十七條 著名商標(biāo)評審委員會(huì)按照《商標(biāo)法》、《商標(biāo)法實(shí)施條例》、《條例》的規(guī)定對商標(biāo)局提交的著名商標(biāo)審查意見進(jìn)行研究評審。
第十八條 評審會(huì)實(shí)行票決制,每名評委一票,每個(gè)申報(bào)著名商標(biāo)企業(yè)得票數(shù)必須達(dá)到參會(huì)評委的半數(shù)以上方可通過。經(jīng)著名商標(biāo)評審委員會(huì)審定擬認(rèn)定的著名商標(biāo)由商標(biāo)局報(bào)省工商局局長辦公會(huì)議核審。經(jīng)審定擬退回的,按照有關(guān)程序處理。
第十九條 商標(biāo)局根據(jù)省工商局局長辦公會(huì)議的核審意見,按照相關(guān)公文辦理程序,及時(shí)向社會(huì)公布認(rèn)定的著名商標(biāo)。省工商局向申請人頒發(fā)安徽省著名商標(biāo)證書。
第二十條 商標(biāo)局對認(rèn)定安徽省著名商標(biāo)的有關(guān)材料應(yīng)及時(shí)立卷歸檔,以備存查。著名商標(biāo)認(rèn)定的材料應(yīng)一案一卷,保留期限為三年。
第二十一條 對于著名商標(biāo)認(rèn)定申請,在復(fù)審、審查、評審、審定、核審程序中認(rèn)為不符合著名商標(biāo)條件的,一律作退回處理,由省工商局分管副局長批準(zhǔn)。根據(jù)省工商局領(lǐng)導(dǎo)的核審意見,商標(biāo)局按照公文辦理程序發(fā)文退回申請,書面告知申請人,并將申請材料一并退回申請人所在地的市級工商行政管理部門。
對不符合著名商標(biāo)認(rèn)定條件的申請人,各市、縣(區(qū))級工商行政管理部門應(yīng)將其中發(fā)展?jié)摿玫钠髽I(yè)(法人)繼續(xù)列入著名商標(biāo)幫扶計(jì)劃,及時(shí)指導(dǎo)其爭創(chuàng)安徽省著名商標(biāo)。
第四章 監(jiān)督與法律責(zé)任
第二十二條 申請人對申報(bào)材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)弄虛作假,取消本次安徽省著名商標(biāo)認(rèn)定或續(xù)展認(rèn)定的申請資格。
中介機(jī)構(gòu)向申請人表示或暗示其行為與著名商標(biāo)認(rèn)定結(jié)果存在必然聯(lián)系,向申請人承攬業(yè)務(wù)謀取不正當(dāng)利益;伙同申請人提供虛假材料騙取認(rèn)定。上述行為經(jīng)調(diào)查核實(shí)后,按相關(guān)規(guī)定處理,并在相關(guān)媒介上曝光。
第二十三條 商標(biāo)局和各市、縣(區(qū))級工商行政管理部門應(yīng)將著名商標(biāo)的認(rèn)定工作列為廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),建立健全監(jiān)督檢查制度,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理。
縣(區(qū))級工商行政管理部門在決定上報(bào)受理的著名商標(biāo)申請材料時(shí),市級工商行政管理部門在決定上報(bào)著名商標(biāo)初審意見和申請材料時(shí),同級紀(jì)檢、監(jiān)察部門派員進(jìn)行監(jiān)督。
商標(biāo)局在組織著名商標(biāo)評審委員會(huì)評審、審定和提交省工商局局長辦公會(huì)研究著名商標(biāo)認(rèn)定時(shí),省紀(jì)委、監(jiān)察廳駐省工商局紀(jì)檢組、監(jiān)察室派員進(jìn)行監(jiān)督。
第二十四條 著名商標(biāo)認(rèn)定審查期間,任何單位、個(gè)人均可向商標(biāo)局反映情況,提出意見。情況和意見應(yīng)書面提出。
第二十五條 從事著名商標(biāo)認(rèn)定工作的人員要嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律,不得泄露著名商標(biāo)認(rèn)定工作中的保密事項(xiàng)和按照相關(guān)要求不應(yīng)公開的情況。
第二十六條 著名商標(biāo)認(rèn)定工作以及從事安徽省著名商標(biāo)評審認(rèn)定工作的人員必須遵紀(jì)守法、廉潔自律,嚴(yán)格按照《商標(biāo)法》、《安徽省著名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)條例》、《安徽省著名商標(biāo)初審工作程序》等法律法規(guī)的規(guī)定和要求開展安徽省著名商標(biāo)評審認(rèn)定工作。
對于違法、違紀(jì)行為,要依照有關(guān)規(guī)定,追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。
第五章 附 則
第二十七條 本細(xì)則適用于到期續(xù)展認(rèn)定的安徽省著名商標(biāo)。
案情簡介
馬勝寬在運(yùn)輸假冒"五糧液"、"茅臺(tái)"酒的內(nèi)外包裝、瓶蓋、瓶貼及商標(biāo)標(biāo)識等物品時(shí),被北京市通州區(qū)工商行政管理局查獲。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查,馬勝寬還曾前后8次替林武朋、張楓、張堯(另案處理)等人將帶有"五糧酒"、"茅臺(tái)"商標(biāo)標(biāo)識的包裝物運(yùn)到制造假酒的窩點(diǎn),又將制假者造的假"茅臺(tái)"、假"五糧液"酒再運(yùn)到位于北京海淀區(qū)等地的銷售地點(diǎn),其間共獲報(bào)酬1150元。
北京市通州區(qū)工商局認(rèn)為,本案行為人的行為屬故意為侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)行為提供運(yùn)輸便利條件的行為,即屬《商標(biāo)法》第38條第(4)項(xiàng)及《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第41條第(3)項(xiàng)所指行為,已對貴州茅臺(tái)酒廠及五糧液酒廠的商標(biāo)專用權(quán)構(gòu)成侵害,根據(jù)《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第43條的規(guī)定,北京市通州區(qū)工商局于1997年1月10日對馬勝寬作出了罰款5000元人民幣的處罰決定。
案件評析
本案事實(shí)比較清晰明了,行為人實(shí)施違法行為的主觀故意性也比較好認(rèn)定。因?yàn)?quot;茅臺(tái)"和"五糧液"均是我國使用在酒類商品上的馳名商標(biāo),他人擅自制造、銷售帶有"茅臺(tái)"、"五糧液"商標(biāo)標(biāo)識的產(chǎn)品,無疑是侵犯了馳名商標(biāo)所有人的商標(biāo)專用權(quán),即使行為人否認(rèn)其有主觀故意性,也可認(rèn)定是故意侵犯。本案行為人明知他人在制假售假,但為營利,仍為侵權(quán)人提供了運(yùn)輸便利條件,其主觀故意性非常明顯,與《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第41條第(3)項(xiàng)所指的侵權(quán)行為相吻合,因此應(yīng)依《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第43條第2款的規(guī)定予以懲處。因本案行為人實(shí)施的是故意為侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)行為提供運(yùn)輸?shù)缺憷麠l件的行為,沒有非法經(jīng)營額而只有所獲利潤的數(shù)額,因此工商行政管理機(jī)關(guān)只能依法對行為人處以侵權(quán)所獲利潤5倍以下的罰款。而且本案給予5000元的罰款也是比較適當(dāng)?shù)?,一是因?yàn)樾袨槿擞邢群?次為他人侵權(quán)提供運(yùn)輸便利條件的事實(shí),屬于屢次實(shí)施了違法行為,情節(jié)比較嚴(yán)重;二是行為人侵犯的是馳名商標(biāo)所有人的商標(biāo)專用權(quán),此也屬應(yīng)予從重處罰的情節(jié)。因此,本案中工商局的處罰做到了事實(shí)清楚、證據(jù)充分、適用法律適當(dāng)。
1996年1月26日,美國FMC公司委托永新專利商標(biāo)有限公司向上海市閘北區(qū)工商局投訴,指控上海市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司(以下簡稱農(nóng)業(yè)公司)經(jīng)銷假冒"呋喃丹"商標(biāo)的農(nóng)藥,侵犯美國FMC公司在我國依法注冊的"呋喃丹"商標(biāo)的農(nóng)藥,侵犯美國FMC公司在我國依法注冊的"呋喃丹"商標(biāo)專用權(quán)。
上海市閘北區(qū)工商局經(jīng)查,農(nóng)業(yè)公司于1989年3月21日至1995年12月31日,大規(guī)模經(jīng)銷"呋喃丹"3%殺蟲劑,共銷售2427.68噸,銷售額8588413.94元;庫存150噸,購買金額622500元,二者合計(jì)經(jīng)營額9210913.94元。又查,美國FMC公司上海辦事處的工作人員曾于1995年7月18日登門告知農(nóng)業(yè)公司,"呋喃丹"是FMC公司的注冊商標(biāo),并將其在各大報(bào)刊上刊登的有關(guān)聲明提供給農(nóng)業(yè)公司農(nóng)藥農(nóng)具部經(jīng)理閱讀。1995年12月4日,F(xiàn)MC公司還致函農(nóng)業(yè)公司,要求其停止使用(指銷售)"呋喃丹"商標(biāo)的殺蟲劑。農(nóng)業(yè)公司置外商的數(shù)次警告于不顧,竟于1995年7月19日至1995年12月31日,在明知"呋喃丹"是美國FMC公司注冊商標(biāo)的情況下,未經(jīng)注冊人許可,擅自經(jīng)銷侵犯"呋喃丹"注冊商標(biāo)專用權(quán)的"呋喃丹"3%殺蟲劑202噸,晨法經(jīng)營額達(dá)847075元。
上海市閘北區(qū)工商局在對 能上能下案情分析后認(rèn)為,根據(jù)國家工商局工商標(biāo)字(1994)第329號《關(guān)于執(zhí)行〈商標(biāo)法〉及其〈實(shí)施細(xì)則〉若干問題的通知》的規(guī)定,農(nóng)業(yè)公司的行為屬于該通知中指出的"明知"和"應(yīng)知"的行為。該局認(rèn)定農(nóng)業(yè)公司自1995年7月19日至1995年12月31日經(jīng)銷202噸"呋喃丹"殺蟲劑的行為屬于《商標(biāo)法》第38條第(4)項(xiàng)和實(shí)施細(xì)則第41條第(1)項(xiàng)所指商標(biāo)侵權(quán)行為,并依法做出如下處理:1.責(zé)令農(nóng)業(yè)公司立即停止侵權(quán)行為;2.收繳和銷毀現(xiàn)庫存的150噸"呋喃丹"侵權(quán)商標(biāo)標(biāo)識;3.處以非法經(jīng)營額847075元的24%的罰款20萬元;4.責(zé)令侵權(quán)人賠償被侵權(quán)人經(jīng)濟(jì)損失5萬元人民幣。
案件評析
這是一起經(jīng)銷企業(yè)侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)的典型案例。這類案件處理的難點(diǎn)在于如何認(rèn)定經(jīng)銷者的侵權(quán)行為。就本案而言,處理時(shí)主要涉及以下幾個(gè)問題:
一、 過錯(cuò)原則是判斷經(jīng)銷是否侵權(quán)的重要原則
商標(biāo)權(quán)作為知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)范圍,具有不同于其他民事權(quán)利的特點(diǎn),商標(biāo)侵權(quán)行為的構(gòu)成也有著自身的特點(diǎn)。一般情況下,商標(biāo)侵權(quán)行為不以行為人存在主觀上的過錯(cuò)(故意或過失)為構(gòu)成要件,即行為人沒有主觀過錯(cuò),只要有侵害事實(shí),就應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。這主要是為了更有效地保護(hù)注冊商標(biāo)專用權(quán)。既為專用權(quán),當(dāng)然是注冊人專用,任何人擅自在相同或類似商品上使用與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo),均構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。但在流通領(lǐng)域中,由于經(jīng)銷者不是商品商標(biāo)的直接使用人,對商品提供者的侵權(quán)行為不能夠預(yù)測,為了保證正當(dāng)經(jīng)營者的利益,所以法律規(guī)定了經(jīng)銷者要有主觀故意或者過失,才構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。也就是說,判斷經(jīng)銷者的經(jīng)銷行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)適用民法中的過錯(cuò)原則?!渡虡?biāo)法》第38條(2)項(xiàng)規(guī)定,銷售明知是假冒注冊商標(biāo)的商品的行為是侵權(quán)行為,《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第41條(1)項(xiàng)又作了補(bǔ)充規(guī)定,經(jīng)銷明知或者應(yīng)知是侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)商品的是侵犯注冊商品專用權(quán)行為。依照這些規(guī)定,經(jīng)銷者只有在明知或者應(yīng)知自己銷售的是侵權(quán)商品的情況下,才構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。因此,經(jīng)銷者的"明知"或者"應(yīng)知"就成為認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)行為的關(guān)鍵。
過錯(cuò)原則同樣適用《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第41條(3)項(xiàng)所指的行為。工商行政管理機(jī)關(guān)在處理這類案件時(shí),一定要把握行為人主觀上是否有過錯(cuò),如果行為人的行為雖然在客觀上造成危害結(jié)果,但行為人主觀上沒有過錯(cuò),則不能構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
二、 經(jīng)銷者明知或者應(yīng)知的認(rèn)定
在實(shí)踐中,經(jīng)銷者明知或者應(yīng)知的判斷存在著一定困難,為了解決好這個(gè)問題,1994年國 家工商局以文件的形式,確定了"明知"、"應(yīng)知"的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和原則,大大便利于地方工商局的操作。
在認(rèn)定經(jīng)銷者明知或者應(yīng)知時(shí),應(yīng)注意區(qū)分兩者的不同,明知是一種故意的過錯(cuò),是行為人明知其行為會(huì)造成對權(quán)利人的侵害而有意為之的行為,這種行為比較容易認(rèn)定,在本案中,上海市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司在受到"呋喃丹"商標(biāo)注冊人的警告后仍大量銷售侵權(quán)商品,屬于一種明知而為之的行為。應(yīng)知是一種過失的過錯(cuò),是指經(jīng)銷者應(yīng)該注意到自己所售的商品為侵權(quán)商品,但由于疏忽大意而沒有注意,導(dǎo)致侵權(quán)行為的發(fā)生。那么,怎樣判斷經(jīng)銷者在主觀上存在過錯(cuò)呢?主要是根據(jù)經(jīng)銷者是否盡了注意義務(wù),就本案而言,上海市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司是一個(gè)專業(yè)性公司,對其經(jīng)銷的商品、供貨商等應(yīng)該有所了解,而且,"呋喃丹"商標(biāo)具有一定的知名度,商標(biāo)注冊人對其商標(biāo)權(quán)又作了較為廣泛的宣傳,上海農(nóng)業(yè)公司只要稍加注意就可知道自己銷售的是侵權(quán)商品,但上海市農(nóng)業(yè)公司可能出于經(jīng)濟(jì)利益的考慮,能夠認(rèn)識到后果而未認(rèn)識,能夠選擇另外的不發(fā)生損害的行為而未選擇,因此,上海市閘北區(qū)工商局推定其存在主觀上的過錯(cuò)。
1994年4月重慶大足縣以勞養(yǎng)武餐巾紙廠(以下簡稱“餐巾紙廠”)與塑料彩印廠(以下簡稱“彩印廠”)以口頭協(xié)議方式商定印制“Marlboro”餐巾紙塑料包裝片合同。彩印廠依約一共印制“Marlboro”塑料包裝紙17.1萬張,每張單價(jià)0.014元計(jì),營業(yè)額為2394元。餐巾紙廠用該批“Marlboro”餐巾紙塑料包裝片生產(chǎn)餐巾紙1.1萬包,每包售價(jià)0.34元,已售出9380包,收取貨款3189.2元,剩下的餐巾紙及包裝片被重慶市工商行政管理局依法封存。
處理結(jié)果:
重慶市工商行政管理局認(rèn)為,“Marlboro”商標(biāo)是美國菲力普。莫利斯產(chǎn)品有限公司注冊并使用在卷煙商品上的馳名商標(biāo),依據(jù)《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》的有關(guān)規(guī)定,對該商標(biāo)應(yīng)予以充分保護(hù)。餐巾紙廠將與“Marlboro”商標(biāo)相同、近似的文字、圖形作為餐巾紙包裝上的裝潢使用,屬《商標(biāo)法》第38條第(4)項(xiàng)所述“給他人的注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的”商標(biāo)侵權(quán)行為。依據(jù)《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第43條的規(guī)定,重慶市工商行政管理局于1995年7月對餐巾紙廠作出以下處理:
1.立即停止銷售帶有“Marlboro”標(biāo)識的餐巾紙;
2.銷毀封存的1620包餐巾紙上的“Marlboro”塑料包裝片;
3.被封存的16萬張“Marlboro”餐巾紙塑料包裝片予以銷毀;
4.罰款2700元上繳國庫。
彩印廠未經(jīng)注冊商標(biāo)所有人的許可,擅自在餐巾紙塑料包裝片上印制“Marlboro”文字、圖形的行為,屬《商標(biāo)法》第38條第(3)項(xiàng)所述“偽造、擅自制造他人注冊商標(biāo)標(biāo)識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識的”商標(biāo)侵權(quán)行為。依據(jù)《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第43條的規(guī)定,重慶市工商行政管理局作出如下處理:
1.收繳封存的“Marlboro”印版模具;
2.罰款1400元上繳國庫。
案例評析:
(一)、馳名商標(biāo)及其保護(hù)
馳名商標(biāo),依國家工商行政管理局頒布的《馳名商標(biāo)認(rèn)定和管理暫行規(guī)定》第2條規(guī)定,指在市場上享有較高聲譽(yù)并為相關(guān)公眾所熟知的注冊商標(biāo)。馳名商標(biāo)依法受到與一般商標(biāo)不同的特殊保護(hù)。這種特殊保護(hù)表現(xiàn)在兩個(gè)方面:
1、馳名商標(biāo)的注冊程序以及對抗沖突申請的特殊效力。
不管是采納使用在先原則還是注冊在先原則的國家,根據(jù)是《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》規(guī)定,公約成員國有義務(wù)拒絕或取消注冊,并禁止使用以容易與成員國已馳名的商標(biāo)產(chǎn)生混淆的注冊商標(biāo)申請。因此如果某一商標(biāo)是馳名商標(biāo),盡管沒有在某一巴黎公約成員國申請注冊,它依然可以在該國對抗可能產(chǎn)生混淆的,以復(fù)制模仿或翻譯該商標(biāo)的方式由他人提起的沖突申請。即使已經(jīng)注冊,也應(yīng)當(dāng)為馳名商標(biāo)所有人提供5年的期限,使得馳名商標(biāo)所有人可以在此期限內(nèi)對侵權(quán)商標(biāo)提出撤銷申請。如果是通過惡意方式取得注冊的,則不應(yīng)當(dāng)規(guī)定提出撤銷申請的時(shí)間限制。
2、馳名商標(biāo)的跨種類保護(hù)。
注冊商標(biāo)權(quán)的禁止權(quán)范圍只能及于類似商品和近似商標(biāo)。但馳名商標(biāo)的禁止權(quán)范圍則可以超出類似商品的范疇,而及于完全不同類的商品之上。本案被申請人的行為即屬于在其他種類的商品上使用與馳名商標(biāo)相類似的商標(biāo)“Marlboro”。由于中國是巴黎公約成員國,有義務(wù)為馳名商標(biāo)提供特殊保護(hù)。重慶市工商行政管理局對兩被申請人的共同侵權(quán)行為作出的處罰決定是正確的。
(一)域名侵犯馳名商標(biāo)
馳名商標(biāo)是享有較高聲譽(yù)、為相關(guān)公眾所熟知,并具有較強(qiáng)競爭力優(yōu)勢的商標(biāo)。我國根據(jù)巴黎公約和TRIPS協(xié)議的規(guī)定對馳名商標(biāo)采取跨類保護(hù),即在不相類似的商品或服務(wù)上使用與馳名商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識,構(gòu)成對馳名商標(biāo)的侵犯。域名侵犯馳名商標(biāo)是指域名持有人將他人馳名商標(biāo)或與馳名商標(biāo)類似的文字注冊為域名而引起混淆的行為。由于域名的全球唯一性,在他人搶先將馳名商標(biāo)注冊為域名后,馳名商標(biāo)的所有人就不能再將自己的商標(biāo)注冊為域名了,即他人的搶注行為客觀上排斥了馳名商標(biāo)人的注冊。寶潔公司于1976年在中國注冊了safeguard商標(biāo),注冊使用范圍是香皂、沐浴露等清潔用品。上海晨銥智能科技發(fā)展有限公司于1999年注冊了safeguard.com.cn域名,經(jīng)營業(yè)務(wù)包括安防系統(tǒng)的安裝維修。寶潔公司認(rèn)為晨銥智能科技公司的域名注冊行為侵犯了自己的馳名商標(biāo),遂訴至法院,法院認(rèn)定safeguard為馳名商標(biāo),晨銥公司將safeguard用于安防系統(tǒng)會(huì)打破馳名商標(biāo)主體的唯一性,削弱馳名商標(biāo)的識別力,導(dǎo)致馳名商標(biāo)知名度下降,甚至有成為商品的通用名稱的危險(xiǎn)。晨銥公司注冊該域名的行為損害了馳名商標(biāo)持有人寶潔公司的合法利益,屬于不正當(dāng)競爭行為。晨銥公司應(yīng)停i1=該不當(dāng)行為,保潔公司的合法權(quán)益應(yīng)當(dāng)?shù)玫奖Wo(hù)。由于馳名的商標(biāo)的特殊性,其商標(biāo)專用權(quán)的范圍可以擴(kuò)展到域名領(lǐng)域,他人不得將與馳名商標(biāo)相同或類似的文字用于域名注冊。
(二)域名侵犯普通商標(biāo)
普通商標(biāo)是與馳名商標(biāo)對應(yīng)的概念,普通商標(biāo)的效力受到地域限制和類別限制,其只在注冊的類別范圍內(nèi)受到專有保護(hù),所以普通商標(biāo)的效力不能自然延伸到域名領(lǐng)域。在他人將與普通商標(biāo)相同或類似的文字注冊為域名的情況下,是否構(gòu)成對商標(biāo)的侵犯,關(guān)鍵是看域名注冊人主觀是否存在惡意以及是否引起混淆誤認(rèn)。中國互聯(lián)網(wǎng)管理機(jī)構(gòu)CNNIC在2012年修訂的《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心域名爭議解決辦法》第九條規(guī)定了惡意的四種情形。比照商標(biāo)法中關(guān)于普通商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定,若域名注冊人將與他人相同或相似的商標(biāo)注冊為域名使用于相同種類的商品、服務(wù),或使用于導(dǎo)致誤認(rèn)的相似商品、服務(wù)時(shí)可以認(rèn)為該域名構(gòu)成對普通商標(biāo)的侵犯。
(三)商標(biāo)反向侵奪域名
商標(biāo)反向侵奪域名是指商標(biāo)權(quán)人濫用域名爭議解決辦法,意圖剝奪域名權(quán)人正當(dāng)持有域名的行為。在反向侵奪的情形下,域名在實(shí)質(zhì)上并不構(gòu)成對商標(biāo)的侵犯,但商標(biāo)權(quán)人卻堅(jiān)持認(rèn)為域名構(gòu)成對自己商標(biāo)的侵犯,進(jìn)而提起訴訟以期剝奪該域名。因馳名商標(biāo)是不能注冊為域名的,這種商標(biāo)通常指普通注冊商標(biāo)。域名注冊人在注冊域名時(shí)通常是善意的,對域名享有合法權(quán)益,具有正當(dāng)注冊理由。1996年雅虎公司被美國德克薩斯州一家蛋糕公司控告,因蛋糕公司先于1989年注冊了yahoo商標(biāo),故蛋糕公司要求yahoo公司禁止使用yahoocom域名。由于yahoo.com己為公眾所熟知,蛋糕公司要求yaho。公司禁止使用該域名顯然是不合理的,蛋糕公司的請求不具有正當(dāng)性。反向侵奪下,法院通常會(huì)認(rèn)可域名注冊合理,保護(hù)域名注冊人對域名合法持有的權(quán)益。
二、域名與商標(biāo)沖突的原因
(一)域名與商標(biāo)各自的特性導(dǎo)致的沖突
域名具有全球性唯一性、排他性,域名注冊實(shí)行先申請,先注冊原則。注冊一個(gè)域名后,它就在全球具有唯一性,不能再出現(xiàn)與之相同的域名。而商標(biāo)具有地域性和有限的排他性,商標(biāo)的專用權(quán)通常在注冊國內(nèi)有效,要在國外獲得保護(hù),必須向所在國申請注冊。即使某個(gè)商標(biāo)己被注冊,只要不是馳名商標(biāo),他人仍有權(quán)在不同的產(chǎn)品或服務(wù)類別上注冊。即域名只能是唯一的,而同一個(gè)商標(biāo)卻可以有多個(gè)主體,域名與商標(biāo)之間不是一一對應(yīng)的關(guān)系。另外商標(biāo)采取相似禁止,商標(biāo)權(quán)人可禁止他人將自己的商標(biāo)用于相同或類似的產(chǎn)品、服務(wù)上;而域名則不會(huì)禁止相似域名的出現(xiàn),兩個(gè)域名盡管相似,但只要不完全需同,都可以獲得注冊。在其中一個(gè)域名注冊為商標(biāo)后,就會(huì)出現(xiàn)商標(biāo)與相似域名的沖突。
(二)取得制度分治導(dǎo)致的沖突
現(xiàn)階段,我國對商標(biāo)的注冊和域名的注冊采取不同的機(jī)構(gòu)管理的模式,由不同的法律調(diào)整。商標(biāo)注冊由商標(biāo)局、商標(biāo)評審委員會(huì)負(fù)責(zé),由《商標(biāo)法》調(diào)整;域名注冊由信息產(chǎn)業(yè)部下屬的中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心負(fù)責(zé),由《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)域名管理辦法》及其實(shí)施細(xì)則調(diào)整。域名注冊服務(wù)機(jī)構(gòu)對申請材料進(jìn)行形式審查,由申請人對材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),且域名服務(wù)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行審查時(shí)不與商標(biāo)進(jìn)行聯(lián)合檢索,通常只要申請的域名不含有《域名管理辦法》第27條所禁i1=的內(nèi)容就可以獲得注冊。由于在域名審查時(shí)不考慮是否與在先商標(biāo)相同或相似,同時(shí)商標(biāo)注冊制度也不考慮域名先存的問題。這種由兩個(gè)不同的機(jī)構(gòu)按照不同的法律規(guī)范進(jìn)行注冊管理且彼此互不相關(guān)的分治模式也為二者的沖突提供了客觀條件。
(三)對經(jīng)濟(jì)利益的追求導(dǎo)致的沖突
由于域名不是與商標(biāo)一一對應(yīng)的關(guān)系,域名資源的稀缺性就體現(xiàn)出來,一個(gè)簡單易記的獨(dú)特域名有著巨大的商業(yè)價(jià)值。一個(gè)經(jīng)過使用,為人們所熟悉的商標(biāo)也同樣蘊(yùn)含著巨大的商業(yè)價(jià)值。在市場經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)下,利益最大化是商家的追求,在利益的驅(qū)使下就會(huì)出現(xiàn)搭便車、傍名牌這樣的行為。這種行為就是通過對他人蘊(yùn)含商業(yè)價(jià)值的域名、商標(biāo)的模仿導(dǎo)致消費(fèi)者對產(chǎn)品、服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆,在自己不需要花費(fèi)大量時(shí)間、金錢的情況下,分享他人經(jīng)過努力而獲得的市場份額和消費(fèi)者的信賴。這種搭便車的行為類似于不勞而獲,不僅對其他商家的經(jīng)濟(jì)利益造成影響,而且也不利于消費(fèi)者權(quán)益的保護(hù)。這種行為如果比較嚴(yán)重,就構(gòu)成不正當(dāng)競爭,它破壞了公平競爭的秩序。實(shí)踐中,這種案例也通常以侵犯相應(yīng)的權(quán)利和不正當(dāng)競爭來起訴。
三、域名與商標(biāo)沖突的解決
域名與商標(biāo)沖突的解決可以分為事前預(yù)防和事后救濟(jì),兩者并重,互不可缺。就事前預(yù)防而言,可以分為技術(shù)措施和法律措施。隨著互聯(lián)網(wǎng)名稱與數(shù)字地址分配機(jī)構(gòu)(IC:ANN)在2012年推行新的頂級通用域名數(shù)量擴(kuò)展計(jì)劃,擴(kuò)張后的頂級域名數(shù)量可以在一定范圍內(nèi)解決因域名資源的有限性產(chǎn)生的沖突問題。通過這項(xiàng)技術(shù)措施,頂級域名擴(kuò)展后可以在一定程度上緩解域名沖突,若要從根木上解決域名與商標(biāo)的沖突問題,還需要從法律規(guī)制的角度考慮采取如下法律措施。
(一)完善域名注冊審查制度和異議程序
2012年修訂的《域名注冊實(shí)施細(xì)則》第十五條規(guī)定域名注冊服務(wù)機(jī)構(gòu)對域名注冊申請人提交的申請者的身份證明材料、域名注冊者聯(lián)系人的身份證明材料和中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC )要求提交的其他材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行核驗(yàn),審核通過后的一個(gè)工作口內(nèi)將上述書面材料遞交至CNNIC。從該條文可以看出域名服務(wù)機(jī)構(gòu)只審查申請人、聯(lián)系人的身份材料,是一種典型的外觀審查制度,而非實(shí)質(zhì)審查。因形式審查不能發(fā)現(xiàn)域名與商標(biāo)的需同和重復(fù),故這種有限的形式審查制度不能在申請階段避免域名與商標(biāo)的沖突。可以考慮采取檢索審查,審查申請的域名是否與他人的注冊商標(biāo)相同或類似。建立商標(biāo)檢索系統(tǒng),在域名注冊機(jī)構(gòu)和商標(biāo)注冊機(jī)構(gòu)之間建立聯(lián)系,兩個(gè)機(jī)構(gòu)之間可以互享一些資源以方便檢索?,F(xiàn)階段,全面推行聯(lián)合檢索是有難度的,可以有步驟地推行檢索審查以防患于未然。同時(shí)規(guī)定異議人的異議期限,對申請注冊的域名進(jìn)行公告,在規(guī)定的異議期內(nèi),商標(biāo)權(quán)人可以對相同或類似域名提出異議,若異議成立,則不予注冊。
(二)完善域名注冊合同制度
域名注冊合同是約定域名注冊主體與域名注冊組織之間權(quán)利與義務(wù)的規(guī)范性合同文件。為明確域名注冊關(guān)系中各方主體的權(quán)益,WIYO和I C:ANN的相關(guān)規(guī)則都充分發(fā)揮了域名注冊合同在預(yù)防沖突中的重要作用。但我國相關(guān)規(guī)定比較缺乏,《域名管理辦法》第二十八條規(guī)定僅原則性地規(guī)定域名注冊申請者應(yīng)當(dāng)提交真實(shí)的域名注冊信息。《域名注冊實(shí)施細(xì)則》第十七條雖然對域名申請人提出了一些要求,但諸如申請者應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的法律和規(guī)定、遵守《域名管理辦法》及其他相關(guān)規(guī)定、遵守木實(shí)施細(xì)則、域名爭議解決辦法等相關(guān)規(guī)定的表述仍然顯得過于簡單,沒有明確具體內(nèi)容,不能起到預(yù)防沖突的作用。為充分發(fā)揮域名注冊合同預(yù)防沖突的作用,可以在域名注冊合同中明確下列事項(xiàng):首先要明確域名注冊人的聯(lián)系信息,迫使域名注冊人增強(qiáng)責(zé)任感,督促注冊人對其注冊的域名采取負(fù)責(zé)任的態(tài)度,將惡意域名注冊人拒之門外、其次明確域名的有效期限和使用原則,通過對有效期限的規(guī)定,采用申請續(xù)展制,使域名注冊人不能永久掌握域名權(quán),避免對域名的壟斷;通過實(shí)際使用的規(guī)定,打擊惡意注冊人只注冊而不使用,囤積域名以轉(zhuǎn)讓的非法目的。再次要明確域名注冊人的權(quán)利,合理限制商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利,禁i1=反向域名搶注。
(三)明確惡意范圍并增加抗辯情節(jié)
在域名侵犯普通商標(biāo)時(shí),惡意的判斷影響是否構(gòu)成侵權(quán),因此明確惡意范圍就顯得尤其重要。修訂后的《域名爭議解決辦法》第9條規(guī)定了構(gòu)成惡意的四種情形,與修訂前的規(guī)定相比,新規(guī)定把轉(zhuǎn)讓對象限制為投訴人或其競爭對手,這與UDRY的規(guī)定一致,從惡意范圍的限縮可以看出在惡意的判斷認(rèn)定上,態(tài)度更為謹(jǐn)慎,這有利于域名權(quán)人利益的保護(hù)。惡意是承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的基礎(chǔ),而對惡意的范圍進(jìn)行縮小正是保護(hù)非惡意域名注冊人的方法,若任意擴(kuò)大惡意的范圍,則域名持有人的正當(dāng)權(quán)益將受到侵犯,顯然不能以侵犯一種權(quán)利的方式保護(hù)另一種權(quán)利,所以惡意的范圍既是對商標(biāo)權(quán)人的尊重,也是對域名權(quán)人的保護(hù)。為妥善處理域名與商標(biāo)的沖突問題,爭議解決辦法第10條規(guī)定了被投訴人的三項(xiàng)抗辯情節(jié):一是被投訴人善意使用域名的抗辯;二是被投訴人持有的域名己經(jīng)獲得一定知名度的抗辯;三是被投訴人非商業(yè)性使用域名的抗辯。與修訂前相比,增加的抗辯情節(jié)表明管理者站在更為對等和公平的角度看待雙方爭議,糾正了對傳統(tǒng)權(quán)利的保護(hù)偏向。通過明確惡意范圍和抗辯情節(jié),可以在處理沖突糾紛時(shí)有據(jù)可依且體現(xiàn)利益平衡。
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原告:南通超康食品有限公司。
法定代表人:周國華,經(jīng)理。
被告:江蘇省如皋市工商行政管理局。
法定代表人:駱春林,局長。
1997年6月,南通超康食品有限公司采用美術(shù)體文字“飛虎隊(duì)”及相關(guān)圖形作為自產(chǎn)干脆面包裝袋上的商品名稱及裝璜使用。同年9月21日,天津頂益國際食品有限公司申請注冊的文字商標(biāo)“小虎隊(duì)”經(jīng)國家工商行政管理局商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊,其注冊號為1108145,注冊證核準(zhǔn)之圖樣為仿宋體文字。商標(biāo)注冊人實(shí)際使用中將“小虎隊(duì)”字樣改變?yōu)槊佬g(shù)體圖形化文字。同月,如皋市工商行政管理局將天津“小虎隊(duì)”實(shí)際使用的文字與原告使用的“飛虎隊(duì)”文字作對照比較后,以原告侵犯“小虎隊(duì)”商標(biāo)專用權(quán)為由,責(zé)令原告更正產(chǎn)品名稱及裝璜。原告當(dāng)即停止該干脆面的銷售。1998年2月,原告以滿足市場供求為由,繼續(xù)開始銷售該干脆面。其包裝袋正反兩面均標(biāo)明“超康”文字商標(biāo),并注明該企業(yè)名稱及住所等。同年3月20日,如皋市工商行政管理局立案查處原告以上行為。3月23日,被告以原告涉嫌違反反不正當(dāng)競爭法的有關(guān)規(guī)定,向其發(fā)出封存“飛虎隊(duì)”干脆面3881箱的皋工商強(qiáng)字(98)第111號行政強(qiáng)制措施通知書。至此,該公司已銷售“飛虎隊(duì)”干脆面2219箱,銷售價(jià)每箱15元。7月10日,如皋市工商行政管理局又向原告送達(dá)皋工商案告字(98)第111號行政處罰告知通知書,告知原告因在同一種商品上,將與他人注冊商標(biāo)“小虎隊(duì)”相近似的文字作為商品名稱、裝璜使用,構(gòu)成商標(biāo)法第三十八條第(4)項(xiàng)所指的侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)行為。被告將根據(jù)商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則第四十三條第一款第(1)、(3)項(xiàng)及第二款之規(guī)定,作出行政處罰決定:立即停止“飛虎隊(duì)”干脆面的銷售;消除封存的3381箱“飛虎隊(duì)”干脆面上的侵權(quán)商標(biāo);罰款10000元上繳國庫。7月20日,被告作出與上述告知內(nèi)容相同的皋工商(98)案字第111號行政處罰決定書。另外,1997年5月23日,山東省曹縣奔康方便面廠申請注冊美術(shù)體文字“飛虎隊(duì)”及圖形商標(biāo)。1998年4月14日,國家工商行政管理局商標(biāo)局發(fā)出總第635期商標(biāo)公告后,天津頂益國際食品有限公司于7月1日提出商標(biāo)異議。7月14日,奔康方便面廠的申請獲核準(zhǔn)注冊,注冊號1191474,注冊圖樣的“飛虎隊(duì)”字樣與原告使用的“飛虎隊(duì)”字樣完全一致。商標(biāo)專用期限自1998年7月14日至2008年7月13日。
原告不服,向如皋市人民法院提起行政訴訟。
原告訴稱:天津頂益國際食品有限公司使用的“小虎隊(duì)”文字商標(biāo)核準(zhǔn)注冊的圖樣系仿宋體字,我公司使用的“飛虎隊(duì)”系美術(shù)體字,兩者存在顯著差異;天津頂益國際食品有限公司生產(chǎn)的干脆面包裝袋上標(biāo)明的注冊商標(biāo)為“康師傅”,而我公司生產(chǎn)的干脆面包裝袋上標(biāo)明的是“超康”注冊商標(biāo),不可能造成誤認(rèn);且山東曹縣奔康方便面廠申請注冊的“飛虎隊(duì)”及圖形商標(biāo)已獲注冊,而該商標(biāo)的文字及圖形與本公司的“飛虎隊(duì)”文字及圖形商標(biāo)相似。故被告所作行政處罰證據(jù)不足,事實(shí)有誤,請求人民法院判決撤銷。
被告辯稱:法律對文字商標(biāo)的字體無具體規(guī)定:原告使用的“飛虎隊(duì)”文字中有兩字與注冊商標(biāo)“小虎隊(duì)”相同,兩者包裝上的外觀設(shè)計(jì)有多處相近,而原告的銷售對象大多為未成年人,足以造成誤認(rèn);至于山東曹縣奔康方便面廠申請注冊的“飛虎隊(duì)”商標(biāo)與本案無關(guān)聯(lián)。被告對原告作出的行政處罰認(rèn)定事實(shí)清楚,定性準(zhǔn)確,程序合法,請求人民法院判決維持。
「審判
如皋市人民法院經(jīng)審理認(rèn)為:根據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定,認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)應(yīng)當(dāng)以實(shí)際注冊商標(biāo)圖樣為準(zhǔn),而不應(yīng)以商標(biāo)權(quán)人實(shí)際使用的商標(biāo)為準(zhǔn)?!靶』㈥?duì)”注冊商標(biāo)人在實(shí)際使用中擅自改變注冊之圖樣,且未標(biāo)明注冊標(biāo)記(注)或(R),缺乏合法性。故被告將此與原告使用的“飛虎隊(duì)”文字對比后判斷原告侵權(quán)的法律依據(jù)不充分。關(guān)于山東曹縣奔康方便面廠獲準(zhǔn)注冊的“飛虎隊(duì)”文字及圖形商標(biāo)中的文字與原告使用的“飛虎隊(duì)”文字字樣完全一致,且原告產(chǎn)品包裝袋上的商品名稱及裝璜也屬文字及圖形組合,兩者具有一定的關(guān)聯(lián)性。另外,依商標(biāo)法及其實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定,注冊商標(biāo)異議后,在國家未撤銷該注冊商標(biāo)期間,其注冊商標(biāo)仍受法律保護(hù)。因此,如皋市工商行政管理局在國家已確認(rèn)了有關(guān)“飛虎隊(duì)”商標(biāo)的合法地位后,仍堅(jiān)持認(rèn)定原告侵犯“小虎隊(duì)”商標(biāo)專用權(quán)的事實(shí)證據(jù)不成立。根據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第(二)項(xiàng)的規(guī)定,該院于1998年10月27日作出如下判決:
撤銷被告如皋市工商行政管理局1998年7月20日作出的皋工商(98)案字第111號行政處罰決定書。
一審判決后,如皋市工商行政管理局不服,上訴于南通市中級人民法院。
南通市中級人民法院經(jīng)審理肯定了一審法院認(rèn)定的案件事實(shí)和采納的定案證據(jù),并認(rèn)為:商標(biāo)法規(guī)定的注冊商標(biāo)的專用權(quán),以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品為限。本案中,天津頂益公司申請并核準(zhǔn)注冊的文字商標(biāo)“小虎隊(duì)”為仿宋體文字,因此,本案依法保護(hù)的注冊商標(biāo)專用權(quán)應(yīng)以注冊的仿宋體文字為限:“小虎隊(duì)”商標(biāo)注冊人在實(shí)際使用該注冊商標(biāo)中擅自改變了業(yè)已注冊的仿宋體文字,而使用美術(shù)體文字圖樣。商標(biāo)法規(guī)定,使用注冊商標(biāo)自行改變注冊商標(biāo)的文字、圖形或者其組合的,由商標(biāo)局責(zé)令限期改正或者撤銷其注冊商標(biāo)。上訴人致力保護(hù)的“小虎隊(duì)”注冊商標(biāo)是一個(gè)必須限期改正和在規(guī)定期限內(nèi)不改正將要受到撤銷其注冊商標(biāo)的商標(biāo)。從理論上講,現(xiàn)在市場上實(shí)際使用的“小虎隊(duì)”商標(biāo)專用權(quán)不受商標(biāo)法保護(hù);商標(biāo)近似,主要的形態(tài)表現(xiàn)為外觀近似、讀音近似和意思近似。即使市場上公開使用的美術(shù)體文字的“小虎隊(duì)”注冊商標(biāo)為合法注冊商標(biāo),但通過對“小虎隊(duì)”注冊商標(biāo)與“飛虎隊(duì)”商標(biāo)比較,讀音、意思難以構(gòu)成近似,外觀字體可能會(huì)引起一部分消費(fèi)者誤認(rèn),但與被上訴人使用的“飛虎隊(duì)”商標(biāo)字體外觀完全一致的山東省曹縣奔康方便面廠申請注冊的“飛虎隊(duì)”商標(biāo),繼“小虎隊(duì)”商標(biāo)核準(zhǔn)注冊后也獲國家商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊,這足以說明,“飛虎隊(duì)”商標(biāo)與“小虎隊(duì)”注冊商標(biāo)尚不構(gòu)成近似;上訴人上訴中所述天津頂益公司對山東曹縣奔康方便面廠申請并核準(zhǔn)注冊的“飛虎隊(duì)”商標(biāo)已經(jīng)提出商標(biāo)異議,國家工商行政管理局商標(biāo)評審委員會(huì)也已著手處理。即使上訴人所述屬實(shí),但在商標(biāo)評審委員會(huì)尚未作出終局裁決前,上訴人無權(quán)將“飛虎隊(duì)”商標(biāo)作為侵權(quán)商標(biāo)論處。綜上,原審法院認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,判決并無不當(dāng)。根據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》第六十一條第(一)項(xiàng)之規(guī)定,該院于1999年1月26日作出判決如下:
駁回上訴,維持原判。
「評析
本案涉及到商標(biāo)管理中三個(gè)法律問題:一是注冊商標(biāo)的專用權(quán)保護(hù)范圍;二是注冊商標(biāo)相似的內(nèi)涵;三是注冊商標(biāo)爭議還是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)。
我國商標(biāo)法規(guī)定的注冊商標(biāo)的保護(hù)專用權(quán)范圍,是以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品為限。這里核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)應(yīng)當(dāng)是嚴(yán)格按商標(biāo)法規(guī)定使用的注冊商標(biāo)。本案中,天津頂益國際食品有限公司使用的“小虎隊(duì)”文字商標(biāo),雖經(jīng)國家商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊,但其在使用注冊商標(biāo)時(shí),自行改變注冊商標(biāo)的文字、圖形。按照商標(biāo)法的規(guī)定,該注冊商標(biāo)是一個(gè)必須限期改正和在規(guī)定的期限內(nèi)不改正將要受到撤銷其注冊商標(biāo)的商標(biāo)。因此從法律確認(rèn)上講,現(xiàn)在市場上使用的“小虎隊(duì)”商標(biāo)不是核準(zhǔn)注冊的商標(biāo),該專用權(quán)不屬商標(biāo)法保護(hù)的范圍。
(一)關(guān)于注冊條件
商標(biāo)權(quán)與版權(quán)不同,它雖然也屬于知識產(chǎn)權(quán)的一種,但需要經(jīng)過一定的行政程序才可能產(chǎn)生。在trips協(xié)議有關(guān)版權(quán)的條款中, 雖然并沒有明文規(guī)定“自我保護(hù)”原則(即作品一旦創(chuàng)作完成,就依法自動(dòng)產(chǎn)生,無須經(jīng)行政程序、也無須符合一定形式),但有關(guān)條款強(qiáng)調(diào)了版權(quán)保護(hù)要符合伯爾尼公約的原則,而伯爾尼公約第5 條正是“自動(dòng)保護(hù)原則”。
trips協(xié)議的商標(biāo)一節(jié),開宗明義就對注冊條件作出規(guī)定。 就是說,商標(biāo)權(quán)一般不能自動(dòng)產(chǎn)生,而需要向一定的行政主管部門提出申請,經(jīng)審查、批準(zhǔn)之后才可產(chǎn)生。如果一個(gè)申請中的商標(biāo)標(biāo)識不符合注冊條件,就會(huì)在審查中或在審查之后被駁回或在注冊后被撤銷。
trips協(xié)議第15條第1款,把“視覺能夠識別”作為可以獲得注冊的條件之一。這樣就把“音響商標(biāo)”、“氣味商標(biāo)”排除在可以注冊的對象之外了。但是顯然沒有把“立體商標(biāo)”及隨數(shù)字技術(shù)而產(chǎn)生的“過程商標(biāo)”排除在外。不過第15條的這一要求不是強(qiáng)制性的,因?yàn)榈?5條在規(guī)定這一要求時(shí)使用了“可以(may)”,而沒有用“必須(shall)”。
我國在商標(biāo)行政管理實(shí)踐中,曾拒絕為“立體商標(biāo)”提供注冊。這種作法是否會(huì)違反第15條第1款呢?不會(huì)的。因?yàn)榈?5條第2款又補(bǔ)充規(guī)定:只要不背離巴黎公約,則成員國或成員地區(qū)仍舊可以依據(jù)知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議沒有列出的其他理由,拒絕給某些商標(biāo)以注冊保護(hù)。
請注意,我國商標(biāo)法沒有特別規(guī)定什么樣的標(biāo)識不能獲得注冊,倒是在第8 條中更廣地規(guī)定了什么樣的標(biāo)識根本就不能作為商標(biāo)使用(當(dāng)然更談不上注冊了)。
第8條中的(1)到(4)款,與巴黎公約的要求是相同的。(5)(6)(8)三項(xiàng),與國際慣例是相符的;(7)(9)兩款則結(jié)合了我國的具體情況。這些要求,均不能說是與巴黎公約相背離,因而也符合知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議的原則。
此外,我國商標(biāo)法第7條明文規(guī)定:“識別性”這項(xiàng)條件, 也不限于注冊商標(biāo),同樣廣而及于一切商標(biāo)(不論是否注冊)。這點(diǎn)也比知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議的要求更高。
知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議還在第16條第1款中, 把“不得損害已有的在先權(quán)”,作為獲得注冊及至使用商標(biāo)的條件之一。
中國商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則在1993年修訂之后,已經(jīng)把“在先權(quán)”這一概念引入了該細(xì)則第25條之中,但(除了應(yīng)當(dāng)細(xì)化之外)與trips 的差距主要在于中國的商標(biāo)法及細(xì)則均強(qiáng)調(diào)了行為人的“主觀狀態(tài)”。如果行為人不是“以欺騙手段或其他不正當(dāng)手段取得注冊的”,那么所有的在先權(quán)人就無能為力了。實(shí)際上,至少對于版權(quán)、外觀設(shè)計(jì)權(quán)、肖像權(quán)等在先權(quán)來講,不應(yīng)強(qiáng)調(diào)在后者的主觀狀態(tài)。trips 協(xié)議就并沒有把在后申請者的主觀狀態(tài)作為保護(hù)在先權(quán)的惟一前提或要件。
(二)關(guān)于使用要求
在絕大多數(shù)國家,靠注冊是獲得商標(biāo)權(quán)的惟一途徑。但的確有少數(shù)國家依照自己的傳統(tǒng),把“在貿(mào)易活動(dòng)中實(shí)際使用商標(biāo)”,作為取得商標(biāo)權(quán)的途徑,而“注冊”反倒僅僅是對業(yè)已存在的商標(biāo)權(quán)給以行政確認(rèn)。雖然這類國家已經(jīng)越來越少,但畢竟還存在。所以,知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議第15條第3款照顧了這種現(xiàn)存的事實(shí)。 它從正面允許美國一類國家把“使用商標(biāo)”作為行政機(jī)關(guān)判定可以批準(zhǔn)注冊的一條根據(jù)。但協(xié)議又不允許從反面把“未使用”作為駁回注冊的惟一理由。我國有人曾鑒于商標(biāo)“搶注”現(xiàn)象的存在,建議把“未使用”作為駁回或撤銷注冊的理由,實(shí)是對trips缺乏了解。
但是,一般講到對于注冊商標(biāo)的“使用要求”,則是指的另一個(gè)意思。這就是trips協(xié)議第19條所涉及的內(nèi)容, 即:注冊商標(biāo)如果連續(xù)三年無正當(dāng)理由不使用,則行政管理機(jī)關(guān)可以撤銷其注冊。在我國,以及在許多國家,商標(biāo)法對“使用”的解釋是比較寬的。例如,僅僅在廣告中使用了某個(gè)注冊商標(biāo)或僅僅在展覽會(huì)上使用了某個(gè)注冊商標(biāo),或雖然自己沒有使用但許可他人使用了某個(gè)注冊商標(biāo),都被認(rèn)為符合“使用要求”。協(xié)議第19條第2款, 僅僅明文規(guī)定了“在商標(biāo)注冊人控制下的他人使用”(主要指被許可人的使用),符合“使用要求”。這就是說,還有其他什么樣的活動(dòng)也符合“使用要求”,可以由各成員自己去依法確定。但是,如果某個(gè)成員的政府在三年中不允許進(jìn)口某種商品,它的商標(biāo)行政管理機(jī)關(guān)就無權(quán)因該商品上商標(biāo)不合“使用要求”而撤銷其注冊。此外,其它因成員的政府行為而使某些注冊商標(biāo)在一定時(shí)期不可能使用的,也均應(yīng)被認(rèn)為是“有正當(dāng)理由”而沒有使用,故不能因此被撤銷。因?yàn)?,在這些場合,都不是注冊商標(biāo)權(quán)人自己不用,而是政府的特殊行為阻止了他們正常的使用。我國商標(biāo)法二次修訂時(shí),有人草率地建議撤掉一切未使用的商標(biāo)。這至少是忽視了“未使用”的一些特殊情況。因此是不可取的。
(三)關(guān)于“相同與近似”、“同一與類似”-商標(biāo)權(quán)的行使范圍
trips協(xié)議第16條第1款在講到商標(biāo)權(quán)人的可行使的權(quán)利時(shí),突出強(qiáng)調(diào)了他有權(quán)制止其他人使用與其注冊商標(biāo)相同或近似的標(biāo)記,去標(biāo)示同一或類似的商品或服務(wù)。這一點(diǎn),我國商標(biāo)法以及大多數(shù)國家商標(biāo)法也都作了規(guī)定。經(jīng)常遇見有人問:按照上面這種規(guī)定,商標(biāo)權(quán)人難道不應(yīng)當(dāng)有權(quán)自己使用與自己的注冊商標(biāo)“近似”的標(biāo)識,或把自己的商標(biāo)用到“類似”的商品上嗎?這是不行的。依照中國商標(biāo)法第30條,如果注冊人不僅使用被批準(zhǔn)注冊的商標(biāo),而且使用了與該注冊商標(biāo)“近似”的其它標(biāo)志,他的行為就屬于“自行改變注冊商標(biāo)的文字、圖形或者其組合”,商標(biāo)局將會(huì)給予處理,甚至?xí)蜂N其注冊。擅自把注冊商標(biāo)使用到注冊時(shí)并未指定的其它商品上(即是“類似”商品上),后果也會(huì)招致處理或撤銷。于是又有人曾經(jīng)問道:“照這樣說,難道商標(biāo)權(quán)人享有的正、反兩方面的權(quán)利(即”自己使用“與”禁止他人使用“)范圍是不統(tǒng)一的?確實(shí)如此。這就是商標(biāo)權(quán)的特點(diǎn)之一,也是確認(rèn)商標(biāo)侵權(quán)的商標(biāo)法中均有規(guī)定,我國商標(biāo)法中卻無規(guī)定。因此,前些年發(fā)生在我國的商標(biāo)”反向假冒“案才只能依反不正當(dāng)競爭法處理。 不過這與trips協(xié)議無關(guān),這里就不多論了。
在為“防御商標(biāo)”和“聯(lián)合商標(biāo)”提供注冊保護(hù)的國家,大都不是不加區(qū)別地允許一切注冊商標(biāo)所有人取得這兩種特殊商標(biāo)的注冊的。一般講,也只有馳名商標(biāo)的權(quán)利人才會(huì)獲準(zhǔn)注冊這兩種商標(biāo)。近年,為減少“注而不用”的商標(biāo),一些國家取消了“聯(lián)合商標(biāo)”制度,只保留“防御商標(biāo)”的注冊。
在法律或行政法規(guī)中明文保護(hù)馳名商標(biāo),正是trips 協(xié)議
所要求的、也是中國商標(biāo)制度所缺少的。
在侵權(quán)認(rèn)定時(shí),如果原告是馳名商標(biāo)的所有人,則行政執(zhí)法或司法機(jī)關(guān)判定被告與其商標(biāo)“近似”的可能性就大一些。在德國,甚至曾判定日本的“三菱”商標(biāo)與德國的“奔馳”商標(biāo)相近似。主要因?yàn)椤氨捡Y”是馳名商標(biāo)。這是對馳名商標(biāo)的一種特殊保護(hù)。在歐洲法院九十年代中后期裁決的“佳能”(cannon)“彪馬”(puma)等案件中,也都是首先認(rèn)定有關(guān)商標(biāo)是否馳名,然后再來看爭議商標(biāo)標(biāo)識本身是否近似或所涉商品是否類似。
由于中國法律法規(guī)中沒有對馳名商標(biāo)保護(hù)作具體規(guī)定, 所以trips協(xié)議第16條第3款將保護(hù)擴(kuò)大到不類似的商品及服務(wù), 就顯得中國法律的差距更大了。中國商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則雖涉及在注冊方面保護(hù)知名商標(biāo),其致命的缺陷在于又以雙重前提把不當(dāng)注冊者的主觀狀態(tài)加以強(qiáng)調(diào),于是在客觀上使中國法仍舊與trips有較大差距。
廣東今日(集團(tuán))有限公司從1994年9月至1994年11月,在未經(jīng)國家工商局商標(biāo)局正式核準(zhǔn)注冊的情況下,擅自在其生產(chǎn)的"生命核能"營養(yǎng)液包裝上使用了注冊商標(biāo)標(biāo)記"?",將"生命核能"這一未注冊商標(biāo)冒充注冊商標(biāo)使用,并將冒充注冊商標(biāo)的產(chǎn)品——"生命核能"營養(yǎng)液大量發(fā)到該公司成都經(jīng)營部(非獨(dú)立核算單位)進(jìn)行銷售,至1995年4月12日止,其經(jīng)營額已達(dá)人民幣59萬元。
成都市工商行政管理局在查明上述事實(shí)的基礎(chǔ)上,認(rèn)定廣東今日(集團(tuán))有限公司的行為屬于《商標(biāo)法》第34條第91)項(xiàng)所指的冒充注冊商標(biāo)行為,并根據(jù)《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第32條的規(guī)定作出如下處罰決定:
責(zé)令廣東今日(集團(tuán))有限公司消除現(xiàn)有"生命核能"營養(yǎng)液上冒充注冊商標(biāo)的"?"注冊標(biāo)記,責(zé)令其限期于1995年6月1日以前改正,并對該公司處以人民幣4萬元的罰款。
案件評析
我國《商標(biāo)法》的立法目的是加強(qiáng)商標(biāo)管理,保護(hù)商標(biāo)專用權(quán),促使生產(chǎn)者保證商品質(zhì)量和維護(hù)商標(biāo)信譽(yù),以保障消費(fèi)者的利益和促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。而這一目的是通過保護(hù)注冊商標(biāo)專用權(quán),制止商標(biāo)一般違法行為和打擊商標(biāo)侵權(quán)行為才得以實(shí)現(xiàn)的。商標(biāo)一般違法行為的表現(xiàn)形式雖然很多,但它們的共同特點(diǎn)是破壞了正常的商標(biāo)管理秩序,損害了其他企業(yè)和消費(fèi)者的合法權(quán)益。冒充注冊商標(biāo)即是一種典型的商標(biāo)一般違法行為,根據(jù)《商標(biāo)法》第37條規(guī)定:"注冊商標(biāo)的專用權(quán),以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品為限",未注冊而使用注冊標(biāo)記或在超出核定范圍的商品上使用注冊標(biāo)記,均屬冒充注冊商標(biāo)行為。這種行為的存在一方面容易導(dǎo)致欺騙消費(fèi)者的后果,另一方面破壞了正常的商標(biāo)管理秩序,因此必須予以制止并進(jìn)行相應(yīng)的處罰。成都市工商局的行政處罰決定,事實(shí)清楚,法律依據(jù)準(zhǔn)確,處罰金額合理。
法定代表人李會(huì)民,該公司總經(jīng)理。
委托人趙廷軍,男,25歲,石家莊市福蘭德事業(yè)發(fā)展公司法律顧問,住北京市海淀區(qū)西土城路25號。
委托人趙紅,女,31歲,石家莊市福蘭德事業(yè)發(fā)展公司職員,住北京市海淀區(qū)城府路8號。
被告北京彌天嘉業(yè)技貿(mào)有限公司,住所地北京市海淀區(qū)知春路20號國企大廈818室。
法定代表人姜明際,該公司董事長。
委托人喬冬生,北京市遠(yuǎn)東律師事務(wù)所律師。
委托人李直,北京市遠(yuǎn)東律師事務(wù)所律師。
原告石家莊市福蘭德事業(yè)發(fā)展公司訴被告北京彌天嘉業(yè)技貿(mào)有限公司侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)、不正當(dāng)競爭糾紛一案,本院于1999年4月14日受理后,依法組成合議庭,于1999年6月30日公開開庭進(jìn)行了審理。原告石家莊市福蘭德事業(yè)發(fā)展公司法定代表人李會(huì)民、委托人趙廷軍、趙紅,被告北京彌天嘉業(yè)技貿(mào)有限公司法定代表人姜明際、委托人喬冬生、李直到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。
原告訴稱:原告于1997年3月申請注冊了“PDA”商標(biāo),已使用兩年。該商標(biāo)為公眾所熟悉,已與原告的形象和產(chǎn)品緊密相連。原告為進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)廣告宣傳,準(zhǔn)備申請與商標(biāo)相同的名稱“pda”為域名。但被告惡意搶先注冊該域名,該域名和其公司或產(chǎn)品無任何直接關(guān)系。原告認(rèn)為,注冊商標(biāo)受法律保護(hù),任何單位及個(gè)人不得擅自使用和銷售該商標(biāo)產(chǎn)品。被告未經(jīng)原告許可,使用原告注冊商標(biāo)為其產(chǎn)品進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)宣傳,已經(jīng)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。請求判令被告停止使用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)“pda.com.cn”域名,停止對原告注冊商標(biāo)的侵權(quán)行為,并賠償原告經(jīng)濟(jì)損失500元,承擔(dān)本案訴訟費(fèi)、律師費(fèi)。
被告辯稱:互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)域名是自己依法從中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)合法注冊的,并擁有CNNIC頒發(fā)的域名注冊證。PDA系原告注冊商標(biāo)前已存在的通用名稱,原告對其不應(yīng)享有專用權(quán)。原告無端指控自己侵犯其注冊商標(biāo),沒有任何事實(shí)和法律依據(jù),請求駁回原告起訴。
經(jīng)審理查明,原告為“PDA”商標(biāo)(第970474號商標(biāo)注冊證)的注冊人,該商標(biāo)核定使用商品為第9類(電子計(jì)算機(jī)及其外部設(shè)備、中英文電腦記事本等),注冊有效期為1997年3月至2007年3月。被告于1998年10月12日在中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)申請了“pda.com.cn”域名,中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心向其頒發(fā)了981012005037號“pda.com.cn”域名注冊證。
根據(jù)原告所舉證據(jù),原告于1996年起相繼注冊了不同使用類別的“小秘書”商標(biāo),該商標(biāo)包括“小秘書”文字、圖形及英文“portable secretary”等。原告為“小秘書”商標(biāo)進(jìn)行了廣告宣傳。原告表示其“PDA”商標(biāo)為“小秘書”的英譯“personal data assistant”的縮寫。原告未能證明其“PDA”商標(biāo)實(shí)際投入使用,也未就該商標(biāo)的知名度及影響范圍提供證據(jù)。
根據(jù)被告所舉證據(jù),在學(xué)苑出版社出版的《標(biāo)準(zhǔn)英漢—漢英計(jì)算機(jī)詳解辭典》、《英漢微機(jī)小百科辭典》、北京希望電子出版社出版的《微軟英漢雙解計(jì)算機(jī)百科辭典》等公開出版物中,均將“PDA”解釋為英文“Personal Digital Assistant”(個(gè)人數(shù)據(jù)助理)的縮寫,是一種輕巧的掌上型計(jì)算機(jī)。
被告于1999年5月17日以原告商標(biāo)注冊不當(dāng)為由向國家工商行政管理局商標(biāo)評審委員會(huì)提出評審申請,該評審委員會(huì)已受理。
被告的網(wǎng)址,主要為介紹和銷售“掌上電腦”的網(wǎng)站。該網(wǎng)站網(wǎng)頁上使用了PDA標(biāo)志,該網(wǎng)站介紹及銷售的產(chǎn)品均為其他廠家的掌上電腦產(chǎn)品。
在本案訴訟中,原告增加了被告構(gòu)成不正當(dāng)競爭的訴訟理由。
以上事實(shí),有中華人民共和國國家工商行政管理局商標(biāo)局第970474號“PDA”商標(biāo)注冊證、第852588號、第895775號、第883840號、第883958號“小秘書”商標(biāo)注冊證、中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心981012005037號“pda.com.cn”域名注冊證、學(xué)苑出版社《標(biāo)準(zhǔn)英漢—漢英計(jì)算機(jī)詳解辭典》、《英漢微機(jī)小百科辭典》、北京希望電子出版社《微軟英漢雙解計(jì)算機(jī)百科辭典》、國家工商行政管理局商標(biāo)評審委員會(huì)(99)商標(biāo)綜字(S)第N274號通知、被告網(wǎng)站勘驗(yàn)筆錄、當(dāng)事人陳述等證據(jù)為證。
本院認(rèn)為:本案被告的被控行為是否侵犯了原告的商標(biāo)專用權(quán),應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國商標(biāo)法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行判斷。原告所主張權(quán)利的“PDA”商標(biāo)為產(chǎn)品商標(biāo),根據(jù)商標(biāo)法第三十八條的規(guī)定,在相同或類似商品上擅自使用他人注冊商標(biāo)的行為構(gòu)成侵權(quán),被告將“pda”標(biāo)志注冊域名的行為,不屬于在相同或類似商品上使用原告的商標(biāo)。而且,商標(biāo)法第三十八條雖有“給他人的注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害”屬于侵權(quán)行為的規(guī)定,但《中華人民共和國商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第四十一條對該條款所包括的侵權(quán)行為予以了明確列舉,亦不包括原告所指控的行為。因此,被告的行為不具備商標(biāo)法所規(guī)定的侵權(quán)條件,不構(gòu)成侵犯原告的商標(biāo)專用權(quán)。雖然被告使用“pda”域名的網(wǎng)站的網(wǎng)頁上有“PDA”的標(biāo)志,但該網(wǎng)站所介紹和銷售的產(chǎn)品均非被告自己的產(chǎn)品,也就是說被告是將“PDA”作為服務(wù)標(biāo)志使用的,而原告的商標(biāo)屬于產(chǎn)品商標(biāo),在原告不能證明自己的商標(biāo)屬于馳名商標(biāo)的情況下,被告的行為不構(gòu)成侵權(quán)。
被告將“pda”標(biāo)志注冊域名的行為是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭,應(yīng)根據(jù)被告的行為是否利用了原告為“PDA”商標(biāo)所創(chuàng)造的聲譽(yù),是否違反了《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》所規(guī)定的公平及誠實(shí)信用原則來判斷。原告沒有就“PDA”商標(biāo)的使用情況舉證,也沒有對該商標(biāo)的影響范圍和知名范圍提供證據(jù)。雖然原告主張“PDA”商標(biāo)是自己“小秘書”商標(biāo)的英譯縮寫,自己為“小秘書”商標(biāo)投入了大量的廣告宣傳,但因“PDA”商標(biāo)與“小秘書”商標(biāo)差別較大,對于熟悉“小秘書”商標(biāo)的公眾來說,二者間在認(rèn)識上不會(huì)產(chǎn)生必然的聯(lián)系。因此,“PDA”商標(biāo)不屬于有一定影響力和知名度的商標(biāo)。同時(shí),在電腦行業(yè)中,“PDA”為輕巧的掌上型計(jì)算機(jī)的代稱,該標(biāo)志不特指原告單位及產(chǎn)品。在這種情況下,就排除了公眾見到被告的域名,會(huì)誤認(rèn)為使用該域名的網(wǎng)站與原告存在特定關(guān)系的可能。因此被告注冊該域名的行為,沒有使公眾產(chǎn)生混淆,不存在以此利用原告商標(biāo)聲譽(yù)牟取利益,故原告主張被告的行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭亦不能成立。
《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)域名注冊暫行管理辦法》第二十三條對域名糾紛的處理做了相應(yīng)規(guī)定,但由于該辦法屬于部門規(guī)章,故對域名注冊單位處理此類糾紛時(shí)產(chǎn)生效力。而本案屬于商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛,被告的行為是否構(gòu)成侵權(quán),應(yīng)按照商標(biāo)法及反不正當(dāng)競爭法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
根據(jù)以上理由,原告指控被告注冊“PDA”域名的行為侵犯了自己的商標(biāo)權(quán)及構(gòu)成不正當(dāng)競爭,缺乏事實(shí)和法律依據(jù),其訴訟請求本院不予支持。依照《中華人民共和國商標(biāo)法》第三十八條、《中華人民共和國商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第四十一條、《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》第二條之規(guī)定,判決如下:
駁回原告石家莊福蘭德事業(yè)發(fā)展公司之訴訟請求。